[情報] PTAB該如何判：將專利移轉給印地安部落，藉主權豁免待遇以迴避美國專利多方複審程序
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營運企業將專利移轉給印地安部落，藉由主張主權豁免待遇，以迴避美國專利多方複審程
序，這樣行為，PTAB或將來上訴到法院如何判決？
在Covidien LP v. University of Florida Research Foundation Inc., IPR Nos.
2016-01274, -01275, and -01276 (PTAB Jan. 25, 2017) 和 NeoChord Inc. v.
University of Maryland, Baltimore et al., IPR 2016-00208 (PTAB May 23, 2017)
兩件專利多方複審 (inter partes review) 案裁決中，美國專利商標局 (USPTO) 專利審
判暨上訴委員會 (PTAB) 依據美國憲法第11修正案之國家主權豁免原則 (Sovereign
Immunity)，分別駁回了請求人的申請，讓這兩間州立大學所擁有的專利，無需接受多方
複審程序的再次嚴格檢驗。尤其在NeoChor案中，University of Maryland, Baltimore
(UMB) 擁有的專利雖然已經專屬授權給 Harpoon Medical 公司，但仍能享有主權豁免待
遇．
上述專利審判暨上訴委員會裁決可能啟發了私人公司Allergan，在Mylan
Pharmaceuticals, Inc., et al. v. Allergan Inc. 案中，採取策略性的專利移轉和專
屬授權規劃，試圖來免除訴訟被告所提出的多方複審程序。
該Mylan Pharmaceuticals, Inc. 訴訟乃是源自Allergan公司先在聯邦地方法院向若干家
學名藥公司 (包括Mylan公司) 提出專利侵害訴訟，主張被告的眼藥水產品侵害了
Allergan的相關專利；於是部分被告廠商稍後針對Allergan所主張侵害的專利，向美國專
利商標局提出多方複審申請。
相對於傳統專利權人單純就專利範圍新穎性和進步性進行攻防，Allergan公司採取截然不
同的策略性應對，透過交易將RESTASIS® 眼藥水相關的六項專利 (美國專利號
8,629,111; 8,633,162; 8,642,556; 8,648,048; 8,685,930和9,248,191) 所有權轉讓給
予紐約州北部的聖瑞吉斯·莫霍克保留區 (St. Regis Mohawk Reservation) 的聖瑞吉斯
·莫霍克族部落 (Saint Regis Mohawk Tribe https://www.srmt-nsn.gov/ )。而依據美
國現行法律，美洲原住民部落，如：聖瑞吉斯·莫霍克族部落，是主權實體，因此是有權
要求享有主權豁免待遇來迴避多方複審申請。
Allergan公司除了將六件專利的所有權轉讓給聖瑞吉斯·莫霍克族部落，已知雙方交易的
其他公開細節包括：
資金部分：Allergan公司向部落支付1375萬美元，另外就所有權移轉後的專利專屬授權，
部落可享有每年1500萬美元權利金。
專利局和法院程序參與部分：該部落 "將在美國專利商標局的爭議程序中，包括專利多方
複審申請程序，主張該部落的主權豁免待遇"，同時部落並會和專屬被授權人合作共同就
相關專利進行維權，共同應對美國專利商標局的相關爭議程序。
如預期地，在完成專利所有權移轉後，聖瑞吉斯·莫霍克族部落就主張享有主權豁免待遇
，很快地向美國專利商標局提出了動議，要求駁回訴訟被告們發起進行中的多方複審申請
程序。美國專利商標局PTAB目前正在審議雙方針對此動議的攻防論點。
本案評析
Allergan公司如此策略性的運用專利轉讓和專利專屬授權安排，目的顯示是為了主張主權
豁免待遇，如此已經引起相關輿論的討論和重視。美國參議員克萊爾·麥卡斯基爾
(Claire McCaskill) 便提出 "廢除印第安部落可主張主權豁免作為專利多方複審程序抗
辯基礎的法案" (S. 1948, titled “A bill to abrogate the sovereign immunity of
Indian tribes as a defense in inter partes review of patent)。可預期美國司法制
度稍後應該將會有所調整來關閉這種變相迴避多方複審申請程序的旁門左道
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