各位版上先進好：
小弟是專利新手，在事務所實習目前滿三個月。
過去接過台灣跟中國的OA案，但這次第一次遇到美國的election/restriction通知，
小弟對於美國審查基準並不孰悉，有些疑惑想請教版上各位先進。
這次收到美國election/restriction通知的案子一開始並非是我們事務所申請的，只
是後來不知道是什麼原因，就轉給我們事務所處理了。
這個案子請了一個方法的發明跟物的發明，該方法是使用該物來達到目的，但審查委
員認為這兩個發明是獨立的發明，且兩個發明之下也有請不同的實施態樣(species)，
所以發了Election/Restriction通知。
舉例說明：
該發明申請有下面兩個發明：
Group 1: Claim 1-10 為方法X的發明，下面有a, b, c 三個species
Group 2: Claim 11-20 為物Y的發明，下面有d,e,f 三個species
申請人決定選擇Group 1，但是a, b, c 三個species中想要同時選擇a, b 兩種。
原本以為可以單純建議對方請分割案解決就好，但偏偏實施方式中只有揭露a的數據。
這樣一來，
1. 本案似乎無法單純提分割案了事，因為claim並沒有被說明書所支持；又
2. 如果請申請人補充實施方式後改提CA或CIA的話，在程序或審查上是否會遇到什麼
阻礙或困難呢？
以上，若敘述或觀念有誤還請版上先進們不吝指正，也請各位先進給予小弟一些建議，
小弟萬分感激。

你要不要先弄清楚 "claim被說明書所支持"是指什麼....依照你上面的觀念 很多生技 醫藥 化學 材料案都只能 Claim 到實施方式有揭露的範圍...."範圍過廣而無法支持" 跟 "說明書無法支持"是兩碼子事還有 美國的限選 並不等於發明單一性的核駁而且委員不是幫你分好群了 你幹嗎還要再細分到species

不用想這麼多 先選一組給他審

OA有要求選species再選即可...

看內文原po應該是生物or材料相關的，那個species應該是OA要說的 不是原po自己分的... 生醫很常見到species審查委員都幫你分好了 你就選一個發明選一個species給他審你選兩個species他一定又會再發一次OA或直接口頭告知你的美國代理人請選一個specieshttps://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s803.html你就直接跟申請人講不選的話會帶給審查官serious burden結案通常生醫方面的species還是盡量選跟數據有關的種類不然到時候答辯會啞口無言..比如說用來做實驗的細胞種類明明是老鼠，會產生激素A但我們寫在一實施例中通常會列舉一堆激素 B, C ,D, E這時候若B, C, D, E有可能有的激素不是老鼠 而是細菌或別的物種的相似激素...但根本沒做 也不是發明人要申請的主要標的

我最近真的遇到一件要我把claim限到做實驗的動物種類，一開始美國代理人還覺得不合理想爭取，但審委踩得很硬，客戶決定限縮物種後就過了...

其實你故意選那種僅是列舉但不同物種的種類，除非有很合理的理由... 實在很難去答辯。覺得跟半導體或結構類型的發明不太依樣重點還是實驗裡的東西(通常)就是發明人想要保護的也沒必要去選一個無關的種類那當初何必寫三種不同的縫合方式...希望拿到較大保護範圍 ---> 結果多寫三種未經實驗的縫合方式....... 怎覺得有點怪怪的無論如何寫了就是要選，通常選species去traverse的機率很小之後若其他species沒辦法rejoin要提分案再提但答辯就是各人造業各人擔 沒任何實驗數據或說明內容可支持也不是你的事 說明書寫完定稿就是這樣

你英文可以嗎？怎不直接打給美國審查委員討論問題的爭點

盡量選。同時做traverse說ab是同一species。搞不好審委同意

選species只是選來參考用的，回覆時不需將權利範圍限縮到所選的下位概念，若你獨立項或靠其他特徵即可建立進步性，那麼你的範圍會涵蓋所有下位概念