<<<找到一篇中國關於牴觸申請與現有技術不侵權抗辯的判例的討論
其中也提到台灣案 是否可作為牴觸申請適格前案的論證
提供各位板友參考>>>
涉外在先專利申請可以比照牴觸申請作不侵權抗辯？
原文網址：https://read01.com/3AxBPA.html
——與祝建軍法官商榷
方曉紅
一、引子
在一件名為「可攜式數碼顯微鏡」的外觀設計專利侵權糾紛案件中，被告引證了一件我
國台灣的證書號為D118565的外觀設計專利文獻，經過比對，被控侵權產品的外觀設計與
我國台灣的專利設計均為類似膠囊形狀，兩者在整體視覺效果上無任何實質性差異。深圳
中院經審理認為：（1）被控侵權產品與原告的專利產品均為數碼顯微鏡，兩者屬相同產
品；（2）將被控侵權產品的外觀設計與原告專利設計進行對比，兩者相近似，落入原告
外觀設計專利權的保護範圍；（3）被告選擇我國台灣的專利設計作不侵權抗辯，該專利
的申請日在涉案專利申請日之前，被告可以援引該設計
比照現有設計進行抗辯。因此，深圳中院的判決結果為：被控侵權產品使用了申請在先
的我國台灣的專利設計，並未侵犯原告的專利權，應當認定被告的不侵權抗辯成立。深
圳中院祝建軍法官也撰文重申觀點：在專利侵權訴訟中，現有技術（或設計）可以作為
專利不侵權抗辯的法定事由，而牴觸申請可以參照現有技術（或設計）作為專利不侵權
抗辯的事由。涉外在先專利申請可以進一步比照牴觸申請，作為專利不侵權抗辯的事由
。[?]
<<<這裡應該是 被告以自己的產品 係源自申請在先公開在後的台灣專利權
而指稱該台灣案申請案對中國專利構成牴觸申請
因而於法庭上主張其適用 現有技術不侵權抗辯(即台灣的先前技術阻卻)
而此一見解的到法院認同 因而衍伸本文作者行文探討>>>
二、現有技術與牴觸申請的定義梳理
（一）現有技術
2008年修正的《專利法》關於現有技術分別規定在第二十二、二十三條：授予專利權的
發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。新穎性，是指該發明或者實用新
型不屬於現有技術；……現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。授予
專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計；……現有設計，是指申請日以前在國內外為
公眾所知的設計。
2008年《專利法》修正前，《專利法》並沒有「現有技術」這一專業術語，僅是將它隱
含在新穎性的定義之中。[?]「現有技術」最早出現在2002年修正的《實施細則》中，其
第三十條這樣表述：專利法第二十二條第三款所稱已有的技術（包括外觀設計，下同）
，是指申請日（有優先權的，指優先權日）前在國內外出版物上公開發表、在國內公開
使用或者以其他方式為公眾所知的技術，即現有技術。
2008年《專利法》第三次修正時將現有技術納入《專利法》中，並將之修改為「申請日
以前在國內外為公眾所知的技術」，刪除2002年《實施細則》「在國內公開使用或者以
其他方式為公眾所知」這一限制，拓寬了現有技術的範圍，採用了國際通行的「絕對新
穎性」標準。拓寬現有技術概念範圍的原因為：
（1）經濟與技術的迅猛發展，尤其是網絡技術的發展，出版物公開與非出版物公開之間
的界限已經越來越模糊，將非出版物公開的現有技術限制在我國地域之內已逐漸變
得沒有實際意義，且缺乏可操作性。
（2）對沒有公開發表過，但在國外已經被公開使用過或者公開銷售過的產品或者方法，
只要在我國國內還沒有公開使用或者銷售，就可以在我國被授予專利權，不利於鼓
勵真正的發明創造，提高我國授權專利的質量和水平。
（3）讓國外已經能夠為公眾自由使用的技術在我國受到專利權的控制，會損害公眾的合
法利益，也不利於企業之間的公平競爭。[?]
（二）牴觸申請
牴觸申請也規定在《專利法》第二十二、二十三條中：授予專利權的發明、實用新型，
應當具備新穎性，外觀設計應當不屬於現有設計，……，也沒有任何單位或者個人就同
樣的發明、實用新型、外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記
載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。
從前述規定中可以看出，《專利法》對於牴觸申請規定了兩個條件：（1）時間條件：必
須為申請日以前（不包含申請日）的申請，且記載在申請日以後公布的專利申請文件或
者公告的專利文件中；（2）地點條件：必須是同樣的專利申請沒有向國務院專利行政部
門提出過申請（包括滿足條件的進入了中國國家階段的國際專利申請）。二者缺一不可。
<<< 原 PO 可以注意一下這邊原文作者所持之論證法源依據 >>>
三、深圳中院案件分析
（一）台灣的外觀設計是否為現有技術？
在（2012）深中法知民初字第607號案件中，原告的外觀設計申請時間為2007年1月20日，
被告引證的台灣的外觀設計專利申請為2006年9月6日，授權日期為2007年8月11日，按照
《專利法》中現有技術的定義，引證專利必須是在2007年1月20日前為國內外公眾所知的
設計。也就是說，現有技術應當在申請日以前處於能夠為公眾獲得的狀態，並包含有能
夠使公眾從中得知實質性技術知識的內容。《審查指南》在「現有技術」章節還特別提
醒：應當注意，處於保密狀態的技術內容不屬於現有技術。[?]
聯繫到本案，原告在向國家知識產權局遞交外觀專利申請時，引證專利在台灣還沒有公開
，台灣專利行政主管部門沒有公開的專利屬於「處於保密狀態的技術」，它不屬於我國《
專利法》所規定的現有技術。被告也沒有其他證據證明引證專利在2007年1月20日前公開
過，因此，單憑引證專利的申請日期、授權日期是不能評價原告專利的新穎性的。不能源
引《專利法》第六十二作為抗辯理由。[?]
<<<作者認為 台灣案公開在後 所以不屬於現有技術
因而無法主張 現有技術不侵權抗辯>>>
（二）台灣的外觀設計是否為牴觸申請？
對於牴觸申請，前文已分析過，它必須具備時間條件與地點條件。時間條件為就同樣的專
利申請在申請日以前，也有其他單位或者個人申請，並記載在申請日以後公布的專利申請
文件或者公告的專利文件中。本案，原告專利申請於2007年1月20日，引證專利申請日為
2006年9月6日，時間條件符合。地點條件為同樣的專利申請沒有向國務院專利行政部門提
出過申請。本案，原告的專利申請地點是中國大陸國家知識產權局，引證專利的申請地點
是台灣智慧財產局，申請地點雖然都在中國，但不是在同一個法律區域，專利審查也不適
用同一標準，因此不能適用牴觸申請。
<<<原 PO 可以參考原文作者本段 對於台灣案件不應做為牴觸申請適格前案的論證>>>
另外，我國《專利法》所規定的牴觸申請不能構成現有技術的一部分，原因為：（1）牴
觸申請的專利，在在後申請專利的申請日以前沒有公開；（2）國務院專利行政部門的工
作人員及有關人員，對沒有申請公布或者公告前的專利申請內容負有保密責任，[?]公眾
不會因為在先申請的存在而自然知曉其專利內容。（3）現有技術可以單獨一份影響在後
申請專利的新穎性，也可以將不同的現有技術結合起來，判斷在後申請專利的創造性。
而牴觸申請只能影響在後申請專利的新穎性，不能與其他現有技術或者牴觸申請結合起
來，判決在後申請的創造性。（4）牴觸申請的設定初衷是為了解決《專利法》第九條第一款規定的重複授權問題（新穎性），而不是解決創造性
問題。[?]由此而知，牴觸申請不會也不可能是不構成不侵權的抗辯理由。
<<< 原文作者主張 牴觸申請(申請在前 公開在後) 無法直接適用
現有技術不侵權抗辯>>>
（三）深圳中院以牴觸申請參照現有技術判決思維的孽根性
深圳中院以「2009年，最高人民法院《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題
的解釋（徵求意見稿）》（以下簡稱《徵求意見稿》）第十七條、十八條規定，被訴侵
權人以已公開的專利牴觸申請主張不侵權抗辯的，法院可以參照適用現有技術抗辯。」
、「2010年4月，最高人民法院有關負責人在全國法院智慧財產權審判工作座談會上的講
話中提出，被訴侵權人以實施牴觸申請中的技術方案主張其不構成專利侵權的，可以參
照現有技術抗辯的審查標準予以評判。」、「目前，許多有專利管轄權的法院在司法判
例中均認定，被控侵權人以牴觸申請比照現有設計進行專利不侵權抗辯的，應當予以支
持。」這些觀點來判決案件，明顯違反獨立審判、以事實為根據，以法律為準繩原則的
民事訴訟基本原則。
首先，深圳中院作為地方法院，應當依照法律規定對案件進行獨立審判。《關於審理侵
犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋徵求意見稿》[?]發布時間早於《關於審理侵
犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》【以下簡稱《司法解釋》】[?]，其不屬於
規範性文件，且《司法解釋》最終也沒有採用《徵求意見稿》中的第十七條、十八條，
說明在社會公眾與專家們並沒有將牴觸申請可以參照現有技術進行不侵權抗辯達成一致
意見，深圳中院及其法官拿一個未達成一致意見且不是規範性文件的徵求意見稿內容裁
判案件，不知意欲何為，「以法律為準繩」的裁判原則在法官那裡沒有拘束力？
其次，「最高人民法院有關負責人在全國法院智慧財產權審判工作座談會上的講話」是
個什麼性質的法律文件？《專利法》第五十九條第二款規定，外觀設計專利權的保護範
圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用於解釋圖片或者
照片所表示的該產品的外觀設計。對於外觀專利侵權，《司法解釋》第八條至第十一條
認為，應當以一般消費者的知識水平和認知能力，判斷授權外觀設計、被訴侵權設計的
設計特徵。而現有技術與牴觸申請，專利法也有明確規定。《法官法》規定法官在履行
職責時應遵守下列義務：
（一）嚴格遵守憲法和法律；
（二）審判案件必須以事實為根據，以法律為準繩……前述最高人民法院的有關負責人
的講話，既不是我國法律規定的規範性文件，也不是非規範性文件，就其講話性
質，充其量也就是一個學理解釋而已。眾所周知，嚴謹的學理解釋也要圍繞著法
律規定本身，結合法理或從文義、語法，或從體系、立法目的、歷史沿革擴大或
縮小解釋法律規定，而不是由解釋者自行突破制定法而創新立意，尤其是坐在審
判席上的法官，尤其要保護法律規定的謙抑性，如果突破法律的解釋在法律適用
時暢通無阻，實不是法院審判業務的進步，而是對制定法的肆意破壞。
再次，「許多有專利管轄權的法院在司法判例中均認定，被控侵權人以牴觸申請比照現
有設計進行專利不侵權抗辯的」。我國目前還不判例法國家，雖然近幾年來，最高人民
法院都會發布一些指導性案件，其作用也僅限於指導，那些案件的判決思路與法律適用
也僅供各級人民法院參考，不參考也沒有什麼不利的法律後果，最壞的結果也就是最高
人民法院提審後改判。事實上，地方法院時有對最高人民法院判決意見不敢苟同的判決
書存在，何況各級法院之間？令人哭笑不得的是，鮮見各級法院去學習借鑑優良的判決
文書，倒是類似於「微信」商標不良影響、「喬丹」姓名非姓名、OEM非商標性使用、牴
觸申請參照現有技術抗辯的案件借鑑屢見不鮮，法官積極尋求解決問題的態度應該鼓勵、
讚賞，但也不能病急亂投醫，是不？其他法院的判決方式與判斷思維不是不可以借鑑，
而是借鑑也要講理論與法律依據，是不是？法院是講理的地方，法官是講理之人，如果
法官把理講偏了，如何讓公眾信服？
原文網址：https://read01.com/3AxBPA.html
※ 引述《bill7241823 (因為你 我願意)》之銘言：
: 不好意思 各位好
: 今天我這裡有個問題想來詢問
: 之前申請了台灣跟中國的專利
: 但礙於送中國還有翻譯及挑用語問題 送件時間有延後約10幾天
: 後來台灣很早過了
: 中國那件反而拖了很久 最後查到台灣專利而不具備可專利性
: 請教各位
: 有遇過這種情況嗎
: 後續不知道該怎麼處理
: 又不能用台灣優先權送中國
: 之前都沒發生過這種事
: 那麼我這件專利只能重寫增加可專利性了嗎