生成式AI創造專利 系列二 USPTO就生成式AI發明人資格認定之二個範例
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自從生成式AI席卷全球以來，各機構、企業和個人都競相使用，在科技業界兵家必爭的專
利領域中，生成式AI扮演了重要的角色。然而，隨之而來的問題是，過去人類智慧創造出
進步的技術獲取專利，但在生成式AI的輔助下，這種情況發生變化。
儘管人類的智慧依然具優勢，生成式AI的輔助，讓人類的創造力如虎添翼。但，如何認定
使用生成式AI的發明，達到專利申請所需的創新高度，且這些創新是基於人類智慧的結果
，這在使用生成式AI的中形成一個灰色領域。
美國專利商標局(USPTO)於2024年2月，為此特制定「AI輔助發明之發明人資格指引」（
Inventorship guidance for AI-assisted inventions，下稱指引）請參考AI專利之主體
要件 – USPTO就AI發明人身分之實務指引。針對下指令提示給AI產出結果，究竟什麼樣
的情況下可被視為是人類的智慧貢獻，而非僅單純的AI運作，這二者之間的分際如何劃分
，對專利審查的態度和政策提出挑戰。以下先就指引之基本原則，簡介USPTO對此問題的
釐清，並詳述其所舉二個生成式AI的範例，供業界參考。
USPTO指引包括：
AI輔助發明，並不會在類別上歸屬於不當發明人，而無法取得專利。
發明人分析的重點在於人類的貢獻，特別是實質貢獻（Pannu因素）。
指引中提出五項指導原則，以應用Pannu因素。
該指引適用於實務上專利、植物專利和設計專利及其申請。
提供二個範例說明指引在實務上的應用。
AI輔助發明並非在類別上，屬於不得被授予專利：
AI輔助發明的專利申請和專利，必須將對發明有實質或重大貢獻（以下稱實質貢獻）的自
然人，命名為發明人或共同發明人（即符合Pannu因素）。該自然人使用AI系統或其他先
進工具，並不妨礙該自然人有資格成為發明人（或共同發明人），只要該自然人對所請求
的發明有實質貢獻。
專利申請和專利之中，不得將任何非自然人列為發明人或共同發明人，即使該AI系統在所
請求的發明創造中，發揮了極為重要的作用。
實質貢獻之認定
根據指引，每位列名的發明人必須滿足以下三個Pannu因素(Pannu Factors)：
必須在某程度上顯著的方式(in some significant manner)，對發明的構思或付諸實施做
出實質貢獻(significant contribution)；
當衡量這些貢獻與整個發明規模中的重要性相比時，對所請求發明做出的貢獻，在品質上
非屬於不微不足道(insignificant in quality)；
不僅僅是向真正的發明人，解釋已知的概念或當前的技術狀況(current state of the
art)。
如果未能滿足上述任何一個因素，該人將無法被命名為發明人或共同發明人。應注意的是
，Pannu因素分析的重點是自然人所做出的貢獻；而即使共同發明人，沒有做出相同種類
或數量的貢獻，或者沒有對專利申請每個請求項之標的做出貢獻，其仍可共同申請專利。
三個Pannu因素概念
針對上述三個Pannu因素，USPTO進而衍生以下概念：
第一個Pannu因素 - 構思(conception)：
發明人必須對「完整且可操作的發明的明確和持久性的想法概念，及其隨後的應用實施」
，做出實質貢獻。而對於發明之構思，應分析側重於自然人的想法貢獻；若僅僅實現由他
人構思的發明，也不足以構成發明人資格。在參考第一個Pannu因素，其「付諸實施」，
只是對「同時構思和付諸實施原則」(doctrine of simultaneous conception and
reduction to practice)的承認，這在不可預測的技術領域中是相關的。
第二個Pannu因素 – 貢獻的品質：
每位被列名的發明人對其申請發明所做的貢獻，在品質上必須不是微不足道的，這一貢獻
相對於完整發明的維度來衡量。例如，向AI系統提供常規或預期的輸入，可能是具有該技
術領域普通技術人員(one skilled in the art)之一般技能的體現，但在品質上被認為是
微不足道的。
第三個Pannu因素 – 僅僅解釋現有技術狀況：
發明人必須做的，不僅僅是向真正發明人，解釋眾所周知的概念或現有技術狀況。例如，
發明人僅僅是諮詢專家討論現有技術狀況，但他們本身並未參與發明創造過程，則可能不
符合這一因素的要求。
Pannu因素其他考量
應用Pannu因素，來決定自然人是否對AI協助的發明做出實質貢獻，必須基於逐項請求和
個案分析(claim-by-claim and case-by-case basis)。
當一個人使用AI系統來創造發明時，該人必須對每一請求項做出實質貢獻。
被列名的共同發明人不需對每一請求項做出貢獻，只要對單一請求有貢獻就足夠；但是每
一請求項必須至少有一位自然人作為發明人。
每位發明人必須對發明的構思做出實質貢獻，並且至少有一位發明人必須具有認識和理解
。
USPTO五項指導原則
USPTO共列出五項指導原則(GP: Guiding Principles)如下：
GP 1: 自然人使用 AI 系統來創造AI輔助的發明，並不會否定其作為發明人的貢獻。
GP 2: 僅僅認識到問題或擁有總體目標或追求的研究計劃，不足以達到構思的水平。
僅僅向AI系統提出問題的自然人，可能不適合成為從AI系統輸出中識別出來之發明的發明
人或共同發明人。
然而，如果自然人針對特定問題，建構提示以引出AI系統得到特定解決方案，則可能顯示
出實質貢獻。
GP 3: 僅僅將一項發明付諸實施本身，不足以達到發明人資格的實質貢獻水平
僅僅識別和理解AI系統輸出作為發明的自然人，特別是當輸出的屬性和用途，對普通技術
人員來說是顯而易見時，則不一定是發明人。
然而，如果某人獲取AI系統的輸出，並就該輸出有實質貢獻以創造出發明，則可能是合適
的發明人。
GP4: 自然人如果開發出一個基本構建構(essential building block)，而由該建構衍生
出其申請保護的發明，則即使該人在構思導致該發明的每一個活動中沒有出席或參與，仍
然可能被認為對該發明的構思做出實質貢獻。在某些情況下，自然人設計、建構或訓練AI
系統以得出特定問題的解決方案，該人可被視為是發明人，只要其設計、建構或訓練是以
AI系統創造出發明的一個實質貢獻。
GP5: 保持對AI系統的「智力支配」(intellectual domination)本身，並不能使一個人成
為透過使用該AI系統創造任何發明之發明人。一個僅僅擁有或監督用於發明創造AI系統的
人，如果沒有對該發明的構思提供實質貢獻，並不能使該人為發明人。
USPTO針對發明人資格認定之範例
USPTO發布二個虛擬之範例，為該指引的應用提供業界實際之參考協助，一項是用於遙控
汽車的變速驅動軸(Transaxle for remote control car)；另一項是開發用於治療癌症的
治療化合物(Developing a Therapeutic Compound for Treating Cancer)，以下茲予以
介紹。
範例 1：遙控汽車的變速驅動軸
範例 1 - 場景 1
Ruth與Morgan係XYZ公司的工程師，下指令給該公司的AI系統(Puerto5)，就遙控汽車得出
一變速驅動軸的初步設計。他們所下的指令提示為：「為模型車之變速驅動軸創造一個原
創設計，包括變速驅動軸之示意圖和說明書」。
Ruth和Morgan審閱Puerto5的輸出，其構成包括一項變速驅動軸之初步設計，由一個殼體
、一個可拆卸安裝在殼體內傳動裝置並由緊固件固定，以及從外殼延伸出的車軸。初步設
計之殼體，由二個可沿垂直平面分離的元件組成。Ruth和Morgan審閱AI輸出，認為該設計
應適合用於其遙控汽車，然後將其申請專利。
其撰擬之專利申請的請求項1記載：
一種變速驅動軸，組成包括：由該變速驅動軸的二個可分離的殼體元件；該變速箱上的緊
固件，將變速箱可拆卸安裝到該可分離殼體元件之一。
一個殼體；
一個傳動裝置；
該傳動裝置與該殼體分離，並可拆卸安裝在該殼體內；
從該殼體延伸車軸；
該殼體由二個可分離的該傳動軸之殼體元件所定義；
以及一個安裝在該傳動裝置上的緊固件，可將傳動裝置拆卸安裝在其中一個該可分離的殼
體元件上。
Ruth和Morgan是否係所申請發明之適當的共同發明人？
Pannu因素分析(Pannu Factor Analysis)
第一個Pannu因素