[問題] 美國子案與台灣優先權母案內容不同...

作者: gyboy38 (gyboy)   2014-01-09 19:59:17
各位前輩好,小弟最近工作上遇到一個問題。
問了幾家事務所,目前還在等美國代理人回覆,
想問問有沒有大大剛好有實務經驗。
敝公司的美國案收到OA,這件美國案當初是主張台灣優先權(以英文本送件)。
本案就我處理過的案件來說算是不好答辯,因為看完OA整個覺得委員中肯啊 XD
後來花很多時間跟同事討論才想出一個答辯方向,決定將說明書中的特徵A加入Claim 1,
才發現特徵A居然沒有寫在美國案中 Orz,只有一個圖式勉強可以支持。
而台灣母案則有明確的用文字記載在說明書中。
綜上所述,是否可以主張翻譯錯誤或是用其他理由,
將母案的這一段敘述補到英文稿中,而不會產生new matter的問題?
之前版上曾經有一系列文章在討論英文稿是直譯 or 改寫的優缺點。
現在想來格外有fu啊,這個案子的中英文稿我跟同事都看過,
看完一致認為兩份說明書在架構上、用語上都明顯不同,
但通篇看完就會覺得他們是在講一樣的技術,這樣的改寫有什麼意義啊 (翻桌!~)
最後成為關鍵的特徵A,居然是當初改寫時被漏掉的小技術。
作者: dakkk (我是牛我反芻)   2014-01-09 20:42:00
我記得美國最鬆 應該是可以
作者: forcomet (無暱稱)   2014-01-09 21:00:00
還是要看情況 不過你這樣做應該要做對等翻譯才行
作者: MrCAKE (Keep Working)   2014-01-09 22:19:00
如果特徵點是會被漏掉的小技術 最後拿到的保護範圍...
作者: gyboy38 (gyboy)   2014-01-09 22:30:00
雖是不起眼的小結構,卻能突破進步性,給答辯理由書著力點
作者: piglauhk (肥胖宅 ( ̄﹁ ̄))   2014-01-10 09:24:00
若有 Incorporation by reference 原則上沒問題 只是訴訟端可能會被當成是主要爭點...(  ̄ c ̄)y▂ξ
作者: gyboy38 (gyboy)   2014-01-12 20:39:00
代理人的答覆與P大所說類似,請參考37 C.F.R 1.57(a)
作者: deathcustom (第三人的到來)   2014-01-12 22:53:00
要是最嚴格的來看,是不行的要能加入的"STF"內容,只有美國專利申請案為母案國際優先權以及非專利文獻我記得按規定不能這樣做的請參照 37 C.F.R 1.57(e) "Essential Material"使(修正過後的)claim能符合112 (1), (2), (6)的內容就被稱為"Essential Material"當然基本上在prosecution時如果沒有其他的答辯方案,這就是最後的方法,因為審查委員很少實際去看= =

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