[情報] 專利侵權訴訟是專利申請品質最嚴厲的審查

作者: Sea5 (Sea)   2016-09-08 16:30:04
【專利侵權訴訟是專利申請品質最嚴厲的審查:大立光 v. 三星】
連結:http://bit.ly/2ckc7Yi
在US專利侵權訴訟中,
被告為了要避免敗訴時所面臨的高額賠償金和產品禁止販售風險,
除了會積極主張被控產品無侵害和專利無效等防禦外,
被告同時也會竭盡全力挖掘原告在US專利申請過程中的任何瑕疵,
盡可能主張原告在申請過程中有不正當行為(inequitable conduct),
導致原告所主張專利應該為無法主張狀態(unenforceable)。
因此在US專利侵權訴訟中,任何US專利申請程序細節,
均會受到被告的嚴格詳加檢視,所主張US專利的申請品質會受到最嚴厲的審查。
以大立光對三星訴訟案中所主張的申請號11/253945核准專利號US7262925為例,
本文不討論牽涉實質技術內容的相關攻防爭議
(例如:專利無效,產品無侵害,未做IDS呈報先前技術是否為material ),
僅就雙方曾揭櫫的專利申請程序方面瑕疵相關攻防論點,
以及大立光如何因應向USPTP提出更正,來加以說明:
一、大立光以 "小實體 small entity" 申請人身分來提出11/253945專利申請案
美國專利申請相關法規定義 "聘用員工人數500人以下公司" 為 "小實體",可享有專利審查領證等相關規費的減免優惠。而 "聘用員工人數達500人以上公司" 為 "大實體",則必需支付較高的專利局相關規費。
如大立光於2015 July 21向USPTO提出文件中所述:
大立光在2004年底時聘用員工人數少於400人,
但於2005年10月提出11/253945專利申請案時,
大立光員工數已經超過500人;
惟大立光專利團隊和承辦US專利代理人不清楚相關人數變化,
故誤以 "小實體" 身分來提出11/253945專利申請案;
大立光於該文件中,要求補繳大立光間的規費差額,以更正該項錯誤。
圖一、大立光請求更正為" 大實體"
二、提出11/253945專利申請案時,發明人僅列一人,且未引用中華民國專利申請日為優先權日
如大立光於2015 May 4向USPTO提出文件中所述:因為失誤,大立光在提出11/253945專利申請案時,未引用中華民國專利TW20050114565 (稍後核准為gn-I255361) 申請日為優先權日,且發明人僅列黃有執(Yeo-Chin Huang)一人。
大立光提出更正,
要求:
(1) 改引用中華民國專利TW20050114565申請日為優先權日,
且 (2) ‘925專利發明人加列Hsiang-Chi Tang。
(如此和優先權母案TW20050114565所載發明人表列一致)。
圖二、大立光提出更正” 優先權日”及”發明人”
2015 May 4 –Request for Certificate of Correction and Petition to Correct Inventorship
經過上述更正,目前 USPTO下載的 '925 專利說明書最後已經有下列兩頁certificate of correction內容。
(1)(圖)
(2)(圖)
三、核准專利範圍文字錯誤 – 數學絕對值符號 "∣" 誤植寫成 "□"
於 2007 May 14回覆USPTO non-final rejection時,大立光代理人提交的修正後 claim 1專利範圍文字如下
作者: piglauhk (肥胖宅 ( ̄﹁ ̄))   2016-09-08 18:06:00
作者: lunkk (lunkk)   2016-09-08 20:05:00
感謝分享
作者: ben1013 (二代龍)   2016-09-08 23:43:00
作者: fermion (fermion)   2016-09-10 01:07:00
俗話說小氣的人付兩次錢。
作者: saltlake (SaltLake)   2016-09-10 04:29:00
經驗有價
作者: delacruz (delacruz)   2016-09-12 07:37:00

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