[新聞]波士頓大學LED專利侵權案 賠償金議題後續

作者: s894072000 (williamchen)   2016-11-15 19:23:43
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本案為美國麻薩諸塞州波士頓大學基金會於2012年12月14日向麻薩諸塞州聯邦地方法院控
告台灣LED晶片顆粒製造商晶元光電(Epistar Corp.,簡稱晶電)及其兩家客戶億光電子
(Everlight Electronics Co. Ltd.)及光寶科技(Lite-On Inc)進口美國販售之氮化
鎵LED(GaN LED)藍光照明產品,侵害波士頓大學持有之美國專利編號5,686,738。2015
年11月19日陪審團庭審結果,認定三家被告LED產品直接侵害738專利、晶電誘引其他兩台
廠被告侵害前述專利,以及晶電及億光電子事前知悉情形構成惡意侵權,共判決一次性權
利金(lump-sum royalty)侵權賠償共約1370萬美元(參見下表一)。相關詳細介紹,可
參考產業資訊室文章: 【波士頓大學LED案】法院同意億光提議重審損害賠償金計算
庭審後,被告主張陪審團所判決之一次性權利金(lump-sum royalty)賠償數字,缺乏實
質證據基礎,理由為原告專家證人主張乃針對持續性權利金(running-royalty)形式,
而非一次性權利金。一審法官同意被告主張,決定採用最大減免原則(maximum
recovery rule),就被告晶電及億光之權利金賠償數額部分進行各100萬美元減免,並要
求原告選擇接受減免或重新舉行庭審。原告要求就賠償減免決定提出中間上訴(
interlocutory appeal),雖獲得一審法院同意,但遭CAFC駁回上訴請求。未來,原告或
可能選擇接受前述減免結果,或同意重新舉行庭審。
一、一審情形
庭審中,原告專家證人就權利金計算議題所提出主張,乃持續性權利金之計算結果,而非
一次性權利金(lump-sum royalty),然而,原告律師團所主張救濟,為要求被告支付一
次性權利金,同時陪審團最終判決之賠償數字,亦屬於一次性權利金。前述情形,導致陪
審團之賠償判決,缺乏實質證據基礎。據此,被告方面提出聲請,要求法庭減少既有陪審
團判決之賠償數額(remittitur),或就侵權賠償議題重新舉行庭審。
一審法官同意被告聲請,並做出結論,認為原告庭審專家證人主張,雖無法支持陪審團之
一次性權利金計算結果,但可以支持相同賠償數額作為持續性權利金之情況。最終,一審
法官參酌相關證據結果,認定就本案兩位被告晶電及億光之賠償部分,可適用100萬美元
之最大減免原則,並諭令原告可選擇接受前述減免數字,或重新舉行庭審。
對於前述選擇,原告波士頓大學要求法官允許其就減免數字決定提出中間上訴,以尋求
CAFC釐清最大減免原則應如何適用。原告認為,法庭在考慮減免數字上,僅採用可支持既
有判決數字做為一次性權利金之相關證據,而忽略可支持該數字做為持續性權利金之證據
部份,此一作法為不妥。由於前述減免決定尚非最終判決結果(non-final),為不可上
訴性質,一審法官必須考量三項因素:(一)是否涉及核心法律問題;(二)是否存在實
質意見分歧;(三)是否有助於本案審理進行,以決定可否提出上訴。
最終,一審法官認為,核心法律問題可為,法庭在考慮最大減免原則上是否只能採用陪審
團所選擇之一次性權利金方案;其次,本案確實存在實質意見分歧,以及若交付CAFC裁決
,且原告勝訴,將無需就賠償計算議題重新舉行庭審,將可加快本案審理。上述理由,一
審法官同意原告上訴,並修改原先賠償減免命令,要求CAFC釐清以下問題:
一審法庭在使用最大減免原則上,是否僅能以陪審團所選擇之特定權利金形式為基礎(如
本案為一次性權利金形式),抑或可變更成相關證據紀錄所支持之其他權利金形式(如持
續性權利金)?
二、中間上訴結果
2016年9月30日二審合議庭判決(2016-127)中,再次考慮前述提到,判斷一項非終判決
定(non-final decision)能否提出上訴之三項因素,並說明上訴一方對此負有舉證責任
。合議庭認為原告未能提出充分理由,來說服CAFC應受理此次上訴,並駁回其上訴請求。
合議庭說明如下:
(一)一審法院之減免賠償命令中,並不存在可迅速作出裁決之抽象法律問題(“
abstract legal issue” that can be decided “quickly and cleanly”),且可能將
牽扯到應由一審法院先行解決、存在於本案之許多事實爭議問題,諸如參酌相關證據後之
最大減免數字應為多少、以及當中應如何適用整體市場價值原則等等。
(二)減免賠償數字議題上,似未存在任何實質意見分歧情形。儘管原告方面希望一審法
院能作出其他結論,然其主張及所引述之判例,所討論的是陪審團侵權賠償判決之適當性
,而並未引導合議庭注意主要問題所在,亦即地院在考慮最大減免原則上可否連帶考慮持
續性權利金形式。似是而非之爭議問題,不足以構成意見分歧情形。
三、評析
本案之侵權賠償議題,在中間上訴請求遭駁回後,目前尚無重大進展,或可能因為兩造目
前正就一審其他所有議題判決進行上訴,必需等待二審結果,然而參考先前情形,預估重
新舉行庭審之機會較高,據此原告亦可重新主張可受相關證據紀錄支持之持續性權利金形
式,或可避免侵權賠償數字之減免。

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