【情報】美最高法院將討論專利訴訟適當審判地之認定規則：
TC Heartland v. Kraft Foods
http://bit.ly/2hbsDfe
一、本案背景
美國專利侵權訴訟審判地議題之主要適用法律為
28 U.S.C. § 1400(b)「專利侵權訴訟之適當審判地，
為侵權人所在地，或其侵權行為發生地，同時並設有正式營業據點」
（Any civil action for patent infringement may be brought
in the judicial district where the defendant resides,
or where the defendant has committed acts of infringement
and has a regular and established place of business）。
對此，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於1990年VE Holding Corp.
v. Johnson Gas Appliance Co.（917 F.2d 1574）一案判例中，
說明應同時參酌28 U.S.C. § 1391(c)，
該條文要旨為「倘若受理侵權訴訟之法院，
對被告當事人具民事訴訟對人管轄權（personal jurisdiction），
同時該地區亦為原告專利權人主要營業據點，
則可視為侵權人所在地以及適當之審判地」
（an entity with the capacity to sue and
be sued in its common name under applicable law,
whether or not incorporated, shall be deemed to
reside, if a defendant, in any judicial
district in which such defendant is subject to the
court's personal jurisdiction with respect to the
civil action in question and, if a plaintiff,
only in the judicial district in which it maintains
its principal place of business）。
然而，
美國聯邦最高法院於1957年
Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.
（353 U.S. 222）一案中，曾說明1400(b)條文所提到之
“where the defendant resides”，
其意義僅指涉被告公司個體之所在地（州），
而不包括其他情形，
故決定專利訴訟審判地問題之唯一法律
（sole and exclusive provision）為1400(b)，
同時1391(c)不可被用來補充解釋1400(b)。
美國一家濃縮飲料產品製造商Kraft Foods Group Brands LLC，
2014年1月14日向德拉瓦州聯邦地院指控同業TC Heartland LLC
所製造販售之Refreshe系列濃縮果汁產品侵害其三項專利
（Kraft Foods Group Brands LLC v. TC Heartland LLC et al, 1:14-cv-00028）。
其中，TC Heartland進口至德拉瓦州之濃縮飲料產品僅占其總產品供應量2%左右，
同時該公司註冊地不在德拉瓦州，亦無任何正式營業據點設立於該州，
據此，被告TC
Heartland主張德拉瓦州聯邦地院不具對當事人管轄權，
故應撤銷或將本案移送印地安那州南區聯邦地院審理。
初審法官以被告侵權活動與法院管轄區域存在一定程度聯繫，
致使特定對人管轄權（specific personal jurisdiction）存在為由，
駁回被告案件移送要求。TC Heartland提出中間上訴
（In re TC Heartland LLC, No. 2016-105）。
2016年4月29日，CAFC在二審判決中，
依據VE Holding案判例，
再次駁回TC Heartland案件移送請求。
TC Heartland首先嘗試挑戰VE Holding案判例所建立之認定規則，
主張2011年美國國會針對1391(c)之修法結果已推翻VE Holding案見解。
合議庭不同意其主張，認為國會1391(c)修法結果實際上為擴大其適用範圍，
且未變更其中「所在地」之定義。
TC Heartland再主張其公司註冊地及主要營業據點皆位於印地安那州，
故不符合1400(b)條文要求。
合議庭引用1994年
Beverly Hills Fan Co. v. Royal Sovereign Corp.（21 F.3d 1558）案判例，
說明鑒於TC
Heartland承認其確實有進口系爭產品至德拉瓦州，
且該方並未否認原告侵權主張涉及到前述產品，
故符合Beverly Hills Fan案判例所述之「最小程度聯繫」（minimum contacts）要件，
並滿足1391(c)要求。
2016年12月14日，美國聯邦最高法院同意TC Heartland 移審請求，
將討論28 U.S.C. § 1400(b) 是否為判定專利侵權訴訟適當審判地之唯一適用法律，
以及參酌1957年最高法院Fourco Glass案說明，28 U.S.C. § 1391(c)
可否用在補充解釋1400(b)。
二、評析
VE Holding案判例將1391(c)用於補充解釋1400(b)，
具體影響為被告侵權產品若販售於全美境內，
則專利權人僅需設立類似辦事處形式之營業據點，
即可在美國任何地區法院發起訴訟。此一寬鬆規則，
導致所謂的「挑選法院」（forum shopping）現象，
亦使德州東區以及德拉瓦州聯邦地院等此些較偏袒專利權人之法院，
成為侵權訴訟熱門地點。許多專利流氓亦選擇於德州東區等地區設立辦事處，
以供發起訴訟需要。CAFC本可藉由本案機會來嘗試糾正Forum
Shopping問題，然最終仍選擇依循先例，原因或為近期美國國會已注意到相關問題，
如美國聯邦眾議院已於2016年3月17日推出
「維護審判地公平性以及消除案件分佈不均草案」
（S. 2733, Venue Equity and Non-Uniformity Elimination Act of 2016），
以解決專利流氓肆意挑選法院及案件高度集中德州東區聯邦地院等之情形。
最高法院同意本案移審，意味著前述不良情況，
未來或可透過最高法院判決解釋（類似過去律師費轉移議題情況）
而無需由國會立法來加以終結。