三星要求Longhorn履行不起訴約定，不能以移轉自台積電專利主張三星侵權
https://bit.ly/3qHFm9q
三星電子於2020年11月20日向加州北區聯邦法院提出訴訟，要求法院作出下列宣告性判決
（declaratory judgments）：（1）針對非專利實施實體Longhorn IP LLC（Longhorn）
和Trenchant Blade Technologies, LLC（Trenchant Blade）所擁有的三項半導體製程專
利，三星並未構成侵權；（2）Longhorn先前和三星簽署的不起訴約定（covenant not
to sue）具有約束力，Longhorn不能對三星主張簽約後所取得專利的侵權責任；為了此點
主張，相當篇幅訴狀重點係陳述Katana Silicon Technologies（KST），Longhorn和
Trenchant Blade三者間的關係，主張三者複雜關係是為了規避Longhorn和三星先前簽署
的不起訴約定。
另外也值得關注的是Trenchant Blade所主張的這三項半導體製造專利係移轉自台積電（
TSMC），如本網站先前報導Longhorn分別與台積電及三星和解之訴訟策略：以戰養戰充實
專利組合；於2020年3月，當KST與台積電達成和解撤消相關專利訴訟後，台積電將6件專
利移轉給Trenchant Blade；該次專利權移轉包含此次訴訟相關的US7,494,846、
US7,056,821與US6,720,619。
Longhorn與Trenchant Blade於2020年4月發出專利侵權通知信件給三星，表明有意將移轉
自台積電的相關半導體製程專利向多家公司展開專利授權活動，包括：GlobalFoundries
、英特爾Intel、美光Micron、海力士SK Hynix、中芯國際SMIC、聯電UMC和三星。
Longhorn及其關聯公司運作方式
從訴狀中，三星主張Trenchant、KST，Lone Star Silicon Innovations LLC（Lone Star
）等，實質上均為Longhorn的變身公司（alter egos）；Longhorn實質上主導並控制了這
些實體的專利維權談判和訴訟活動。哈立德·費基隆丹（Mr. Khaled Fekih-Romdhane）
先生是這些關聯公司的集體委任代表，由他出面代表這些關聯公司進行談判。
三星相信，Longhorn的每個關聯實體均由費基隆丹先生控制，規劃將個別的專利組合分配
給旗下各別分身公司。當Longhorn獲得新專利資產時，費基隆丹先生和Longhorn會將該資
產分配給新成立且受控制的關聯公司，例如：Longhorn與台積電簽訂協議，據此將台積電
專利權轉讓給新註冊成立的Trenchant。另一家Longhorn子公司Lone Star從超微公司（
AMD）獲得若干專利，Lone Star稍後依據這些移轉自AMD的專利提起多起專利侵權訴訟。
三星相信，費基隆丹先生輪替代表Longhorn的關聯實體，並未遵守公司形式的分界。例如
，費基隆丹先生在代表Longhorn的其他關連實體（包括KST和Trenchant）進行書信聯繫時
是使用Longhorn信箋和Longhorn電子郵件地址。Longhorn的關聯實體似乎沒有單獨的公司
網頁，並且在Longhorn的網站longhornip.com上僅被標識為是擁有專利資產並可使
Longhorn受益的 "專利組合" 實體。
於2019年12月，KST起訴台積電侵犯專利；於2020年3月，KST與台積電達成訴訟和解，
Longhorn同時宣布與台積電達成知識產權合作和服務協議。Longhorn並非KST與台積電訴
訟的當事方，但三星相信，Longhorn對KST有影響力或行使控制權，使KST與TSMC能達成和
解。台積電在2020年3月4日將相關專利權轉讓給2020年1月註冊成立剛兩個月且從未參與
KST對台積電訴訟案的Trenchant公司。三星相信，如此代表費基隆丹先生控制了KST與台
積電之間的和解，在Longhorn，KST和Trenchant之間分配了義務和利益。三星認為，費基
隆丹先生將相關台積電專利分配給Trenchant，部分原因是為了規避Longhorn先前與三星
簽署的不起訴約定。
三星先前與Longhorn簽署不起訴約定
於2019年5月，KST於西德州法院對三星提出專利侵權訴訟。KST和三星稍後進行和解談判
；在此談判過程中，費基隆丹先生一方面代表KST進行談判，也通過其Longhorn電子郵件
地址進行談判。2019年7月4日，費基隆丹先生代表Longhorn和KST簽署了與三星的和解協
議，該和解協議包括一項不起訴約定，Longhorn不得就某些未來獲得的智慧財產權向三星
提起訴訟，此不起訴約定的某些未來獲得智慧財產權涵蓋此次新獲得的台積電專利。
針對移轉自台積電專利，三星與Longhorn間之爭議
2020年4月9日，費基隆丹先生自稱代表Trenchant發出排除侵權通知信函給三星，指控其
侵犯Trenchant專利組合，但此通知信是用Longhorn信箋。三星稍後回覆主張雙方先前和
解時所簽署的不起訴約定，並要求Longhorn和Trenchant履行該不起訴約定，撤回該不起
訴約定所禁止的索賠維權法律動作。
2020年7月1日，費基隆丹先生主張：Trenchant不受該不起訴約定所拘束，因為Trenchant
不是Longhorn的子公司，而是因為 "Trenchant與 [Longhorn] 簽訂了服務協議"。三星相
信，費基隆丹先生描述的 "服務協議" 旨在允許Longhorn控制台積電轉讓給Trenchant的
專利資產，並讓Trenchant代表Longhorn主張侵權，藉以規避該不起訴約定。
結語
於本訴狀中，透露出下列幾種專利策略思維可供參考：
(1) 三星公司：針對評估具有潛力研發或取得更多專利的專利權人，三星欲與其達成和解
時，會嘗試要求專利權人同時給予未來一段時間內且特定技術領域內新獲得專利的授權或
不起訴約定；如此至少達成此次訴訟和解後，就相同專利權人，三星可於一段時間內免於
被相同專利權人依據新獲得專利再次提告專利侵權訴訟。
(2) Longhorn：直接規劃台積電將相關專利權轉讓給新成立的Trenchant公司，且
Trenchant公司並非Longhorn子公司，如此形式上或許可讓新獲得的台積電專利不被與三
星所簽署的不起訴約定所涵蓋；接下來就要看訴訟蒐證程序(discovery procedure) 中，
各當事人提供的文件證據會如何影響陪審團判斷Trenchant是否為不受Longhorn控制的獨
立公司。