[新聞]歐洲法院判決裁定魔術方塊圖案商標無效

作者: s894072000 (williamchen)   2016-11-19 00:08:12
http://bit.ly/2g44qDx
2016年11月10日,為歐盟法院(Court of Justice of the European Union,CJEU)體系
中最高層級法院之歐洲法院(European Court of Justice,ECJ)發佈Simba Toys上訴案
判決,推翻歐盟智慧財產局(EUIPO)歐洲內部市場協調辦公室(Office for
Harmonization in the Internal Market,OHIM)以及普通法院(General Court,屬歐
盟法院體系之初審法院)先前認定英國一家遊戲玩具製造公司Seven Towns Ltd於1999年
向EUIPO註冊、外觀上與一般魔術方塊無異之三維立體拼圖方塊商標(註冊編號162784,
參見圖一)為有效之裁決結果,並將案件發回EUIPO重新審理。
一、本案概述
歐盟執委會所頒布之2009年歐洲商標規範(最新修訂版本)說明,一種圖案可否註冊成為
商標之條件,其中包含:(一)該圖案能透過等個人名稱、設計、字母、數字、商品形狀
或其包裝形狀等形式來清楚呈現(第4條);(二)該圖案可用於辨識某特定公司企業之
商品或服務( capable of distinguishing the goods or services of one
undertaking from those of other undertakings)(第4條);(三)該圖案外型及其
他特徵,並非完全出自於所代表商品之本質(the shape, or another characteristic,
which results from the nature of the goods themselves,例如類型、質量、數量、
預期用途目的、價值、地理起源或貨物生產或提供服務時間,或貨物或服務本身之其他顯
著特徵),以及並非商品所實施技術功能之必備要件(the shape, or another
characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result)(第
7條第1款e項)。另一方面,第7條第1款f項亦規定,有違公共利益、政府政策或良善道德
風俗之圖案,亦不可註冊成為商標。本案爭議,主要在Seven Towns之三維立體拼圖方塊
商標是否滿足前述第三項條件。
本案背景,為德國一家玩具製造公司Simba Toys GmbH & Co. KG,在2006年就前述立體拼
圖方塊商標提出無效申請,主張該商標外型圖案揭示了魔術方塊益智解謎用途上所必需之
內部旋轉功能,理由在於其外觀設計,亦即由黑色外框線所構成之格子狀結構圖案,並不
屬於一種裝飾構想,而是單純為了執行內部旋轉功能,因為加上這些黑色框線之用意,是
為了區隔可以透過旋轉來分離之九個格子拼圖,並讓使用者能夠理解這些格子是可以透過
旋轉來分離及替換的。此一外觀設計特徵既具有功能性,則應受專利而非商標保護。
前述無效申請,先後為負責商標註冊事務之OHIM及普通法院所駁回,其說明理由,為該商
標外觀設計,亦即由黑色外框線所構成之格子狀結構圖案:(一)可用於辨識商標持有人
之商品或服務(Seven Town公司遊戲玩具產品線中確實有魔術方塊產品);(二)並未明
確揭示魔術方塊之益智解謎用途,故不能認定商標圖案設計乃出自於商品本質;(三)魔
術方塊之內部旋轉功能,應為魔術方塊內部之不可見機制所產生,而非外觀圖案設計,是
故並未揭示內部旋轉功能,甚至並未透露方塊本身是否具備該項功能。前述理由,普通法
院同意並維持OHIM裁決結果,認定該商標符合歐盟商標規範。
前述結果,Simba Toys選擇再上訴ECJ(Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO,Case C30/15)。2016年5月25日,ECJ波蘭籍佐審官(Advocate General)Maciej Szpunar就本
案發佈意見書,認為普通法院在判斷Seven Towns商標無效主張上,未能正確考慮商標圖
案特徵是否揭示魔術方塊內部旋轉功能之問題,故應推翻其有效判決。Szpunar認為,倘
若一商標之立體圖案僅由一商品外觀所構成,且該商品本身僅實施一項技術功能,不存在
任何非功能性特徵,則此種圖案應不可註冊為商標,原因在於此類商標,可能會阻礙其他
市場競爭對手販售具備相同或類似功能但不具相同外觀之產品,並違反公共利益;商標本
身不應讓持有人同時取得實際商品外觀和所實施功能之壟斷權利;就本案情形而言,事實
上,Seven Towns立體魔術方塊商標之圖案設計,除存在涉及實施內部旋轉功能之特徵外
,並不存在其他清楚可辨識之裝飾性特徵,故將此圖案作為商標,將可能限制其他業者在
市場上販售具有相同旋轉功能之益智解謎產品。
2016年11月10日ECJ判決大致同意佐審官見解,說明EUIPO及普通法院在判斷商標外型圖案
是否揭示技術功能方面,應仔細詮釋實際產品之技術功能,以及該商標圖案是否存在其他
非功能性裝飾要素;ECJ亦認為,本案系爭商標圖案為一種三維立體拼圖方塊,也就是說
,並未侷限於具有旋轉能力之拼圖方塊,同時商標持有人也並未在註冊申請書中特別註明
該圖案具有旋轉能力,故也不能完全排除此商標圖案揭示實際商品本質之可能性,以避免
其權利範圍不當擴大,並連帶排除操作原理雖不同、但亦具立方形狀之所有立體拼圖產品
。依據前述,ECJ決定廢棄普通法院判決,並發回EUIPO重新考慮本案。
二、評析
商標之主要好處,在於只要持續支付展延費用,則商標保護期可為永久性,不像專利等存
在到期失效日。本案之主要影響,在於可能會導致許多註冊於歐盟境內、以實際商品外觀
為藍本之立體圖案商標受到有效性挑戰。
德國Simba Toys公司耗時十年來挑戰英國Seven Towns公司三維立體拼圖商標之案例,說
明一項商標圖案之特徵,不應為實際商品技術功能實施之必備要件,如黑色外框線構成之
格子狀結構圖案,為使用者實施魔術方塊旋轉功能上所需;同時亦不應將僅具單一功能商
品之外觀做為商標圖案,如將立方狀魔術方塊外觀直接當作商標,導致揭示商品本質及保
護範圍不當擴大,並阻礙市場競爭,進而損害公共利益。
商標圖案揭示了實際商品所實施之技術功能,聽起來仍頗為抽象,如何更清楚理解?可參
考以下ECJ兩件判例:
1. Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd (Case C-299/99):
飛利浦案中,荷蘭電子公司飛利浦所註冊之商標圖案(見圖二),其採用電動刮鬍刀頭之
常見外觀,顯然可揭示刮鬍刀產品所實施之刮鬍功能。
2. Lego Juris A/S v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade
Marks and Designs) and Mega Brands Inc. (Case C8/09):樂高案中,丹麥玩具公
司樂高所註冊之紅磚圖案商標(見圖三),邏輯上,其整體外型、表面螺栓、下側空心及
內孔位等特徵(儘管此些特徵並不可見),皆為一般玩具磚實施裝配、排列組合及固定等
功能所必需之要件。
然而,本案結果仍招致許多反對意見,認為市面上仍存在許多外觀圖案或形狀上不同、或
不具備旋轉功能之立體拼圖產品,故ECJ認為Seven Towns商標圖案將阻礙其他益智解謎立
體拼圖產品銷售,並進而損害公共利益之看法令人困惑,亦顯著不利於保護商標圖案及實
際產品本身之創新成果。

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