【情報】美國專利訴訟史上最高侵權賠償25.4億美元:Idenix Pharmaceuticals
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2016年12月15日,美國德拉瓦州聯邦地院陪審團判決認定,
位於美國加州的製藥大廠Gilead Sciences Inc.
(中文譯名吉利德,簡稱Gilead)所販售之C型肝炎治療藥物Sovaldi和Harvoni,
侵害同業默克藥廠(Merck & Co., Inc.)所持有之
美國專利編號6,914,054號和7,608,597,並判決被告支付25.4億美元持續性權利金,
為美國專利訴訟有史以來最高侵權損害賠償數字。
一、本案簡介
054和597專利名稱皆為「治療C型肝炎之方法和組成成分」
(Methods and compositions for treating hepatitis C virus),
原專利權人為義大利卡格利亞里大學(Universita Degli Studi Di Cagliari),
於2005年7月5日和2009年10月27日分別將兩項專利轉讓給美國
上市製藥公司Idenix Pharmaceuticals。2013年,Gilead向美國食品藥物管理局(FDA)
正式提交Sovaldi及Harvoni新藥申請, 2014年獲准,並於2015年年初上市販售。
Idenix認為該藥品侵犯前述2項專利,於是聯合卡格利亞里大學對Gilead提告
(Idenix Pharmaceuticals LLC et al v. Gilead Sciences
Inc., 1:14-cv-00846-LPS)。2014年6月,
默克藥廠以38.5億美元收購Idenix以進軍抗C肝藥物市場,
於是本案當事人轉變成默克藥廠控告Gilead。起初,
Idenix選擇在麻塞諸塞州聯邦地院提告,
後該案於2014年7月移送至德拉瓦州聯邦地院審理。
12月15日庭審判決顯示,
被告Gilead在庭審前已放棄就侵權認定問題提出抗辯,
僅選擇全力爭取專利無效結果。對此,
陪審團未採信該方主張597專利複數請求項因缺乏充分書面敘述(written
description)、缺乏可實施例(enablement)、
受占先(anticipation)或不具非顯而易知性(non-obviousness)而無效。
侵權賠償計算部分,
陪審團以藥品上市販售日起至2016年8月底為止Sovaldi及Harvoni藥品
在美國銷售總額(254億美元)為計算基礎,乘以10%專利授權比率,
據此得出25.4億美元持續性權利金(並非一次性權利金),
作為過去侵權損害賠償。另一方面,
陪審團亦認定Gilead侵害行為構成惡意侵權(willful),
未來,承審法官將依據美國專利法284條,
酌情決定是否提高陪審團所估算賠償金額,
至多可達原先三倍,約76億美元之譜。
二、評析
在生技醫藥領域,
專利權人可藉由藥品專利來獲得相關產品市場獨佔地位,
故其附加價值會明顯高於其他技術領域之發明成果,
此一情形亦反映在侵權訴訟賠償數字上,
例如2016年PWC美國訴訟研究報告顯示,
過去20年期間生技醫療與醫療器材領域
之專利侵權賠償平均數額達1500至2000萬美元區間[1],
為所有技術領域之最高者。此前,現今史上第二高之侵權賠償數額案件,
亦為生技醫療領域之侵權訴訟
(美商嬌生子公司Centocor Ortho Biotech控告亞培實驗室案初審
獲判16.7億美元賠償[2])。
另一方面,德拉瓦州聯邦地院立場向來較傾向專利權人,
過去20年平均判決賠償數字(1700萬美元)
亦遠高於所有法院平均值(577萬美元)[3],
故案件移送發展,亦頗不利於被告方。
本案為自2012年以來Idenix與Gilead之間C型肝炎藥物專利大戰之延續,
默克藥廠原已與Gilead存在B型肝炎藥物專利之侵權糾紛,
此刻再因收購Idenix而加入C肝藥物戰局。
初審結果原告獲得鉅額侵權賠償之主因,
係因C型肝炎藥物之零售及長期療程價格皆十分高昂,
同時Gilead所販售Harvoni和Sovaldi兩種藥物因治療C型肝炎
效果顯著而獲得極高市占表現。針對一審判決之不利結果,
顯然Gilead將選擇繼續上訴,以爭取專利無效認定,
同時因默克藥廠並未要求法院發佈禁售令,
故判決結果並未影響Gilead繼續銷售侵權藥品。