【情報】Samsung v. Apple案設計專利重審賠償金 CAFC交由地方法院判斷
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2017年2月7日，
美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）合議庭，
就最高法院發回更審之Samsung v. Apple設計專利案發佈更二審判決，
以一審法院對案情及證據紀錄有較佳瞭解為由，
將一項侵權產品或其部分組件，
何者可視為專利法289條所述「製造物品」
（article of manufacture）之裁量標準，
交由原一審加州北區聯邦地方法院來決定。
本案關鍵在於，就設計專利持有人之立場而言，
以侵權產品之全部獲利做為侵權賠償金計算基礎，
將可獲得巨大賠償金；而就侵權人之立場而言，
僅以產品部分組件之價值及相對獲利比來計算，
則將能顯著降低前述賠償數字。
一、本案經過
2011年，蘋果公司在加州北區聯邦地院控告南韓三星智慧型手機產品
侵害其3項美國設計專利，此些專利發明為：
（一）D 618,677，帶有黑色矩形圓角之前外觀（圖一）；
（二）D 593,087，帶有矩形圓角之前外觀，附加周圍邊緣或擋板（圖二）；
（三）D 604,305，帶有16個圖標之多色彩方格狀顯示介面（圖三）。
一審結果判決三星手機產品外觀侵害前述專利，
並以三星手機產品之全部銷售獲利為計算基礎，
來計算侵權賠償金額，共計約3.99億美元。
三星提出上訴，主張前述侵權賠償計算，
不應採用三星手機之所有銷售獲利來做為計算基礎，
而忽略實質侵害外觀設計之手機產品組件僅占極小價值比重之事實。
二審CAFC合議庭仍維持一審判決，
認為美國專利法289條（35 U.S.C. § 289）明確要求法院應依據「製造物品」
之「整體獲利」（“total profit from the article of manufacture
bearing the patented design”），來計算設計侵權賠償，
而侵害蘋果設計專利之三星手機產品組件，
不可能與手機分離並成為獨立之製造物品（distinct articles of manufacture）
來販售給消費者，故「製造物品」（article of manufacture）必須是整個商品，
而不能是商品之部分組件。
三星再上訴至最高法院，質疑CAFC對專利法289條之解釋有誤，
主張289條內容並未明確要求設計專利之侵權賠償，
必須以整個侵權產品為計算基礎。
美國聯邦最高法院同意審理本案，
並討論289條中「製造物品」是否必須為整個侵權商品，
或可以是該項商品之部分組件，
以及法院可否以侵權組件的獲利價值比例為基礎計算侵權賠償金。
2016年12月6日，美國聯邦最高法院判決結果，
認為289條中所述之「製造物品」，可以是整項商品，
也可以是該項商品之部分組件，
而「整體獲利」（total profit）即意指「製造物品」之所有銷售獲利，
是故下級法院應依據「製造物品」之所有銷售獲利，
來計算設計專利侵權賠償，相關具體步驟為：
（一）確認侵害設計專利之「製造物品」為何
（identify the ‘article of manufacture’
to which the infringed design has been applied）；
（二）計算該「製造物品」之整體獲利
（calculate the infringer’s total profit made on that article of manufacture）。
至於本案中，三星智慧手機產品及其外框組件，
何者可視為「製造物品」之問題，最高法院選擇將本案發回，
要求CAFC考慮前述問題。
最高法院判決，意味著下級法院在考慮設計專利之侵權賠償計算上，
可選擇以侵權商品，或者是該商品中侵權組件之價值比重，
來做為計算基礎。然而，最高法院僅討論了「製造物品」之定義，
並未提供任何具體判定標準，來協助下級法院判斷侵權產品之組件，
在符合哪些條件下，可視為「製造物品」。
更二審中，蘋果方面要求CAFC合議庭維持原判，
主張過去三星未能向一審陪審團證明手機外框可作為「製造物品」，
而三星方面則要求將本案發回地院重審，主張最高法院見解，
與地院提供陪審團之專利法289條條文解釋內容有所出入。
對此，合議庭認為，雙方爭議主要在於陪審團指引（jury instructions）內容是否適當，
故應由地院參酌雙方論述及證據紀錄來判斷。
對此，合議庭特別說明，地院將有機會，
就如何判斷「製造物品」之問題，率先建立一認定標準。
二、評析
本案歷經上訴及最高法院審理，
最終，如何判定專利法289條所述「製造物品」之問題，
仍交還給對案情有較佳瞭解之聯邦地方法院來自行判斷，
而最高法院所提供指引，僅為「製造物品」亦可以是侵權產品之部分組件，
此一見解，顯然對三星有利。未來，地院更一審結果，
若認定三星手機外框組件可為「製造物品」，
則侵權賠償議題將會重新舉行庭審，
並推翻原先3.99億美元賠償數字；
倘若認定「製造物品」必須是整個手機產品，
則將維持原判。
然而，一項組件若無法被單獨販售、
或無法確切估算其價值，則將如何估算其獲利比?
僅參考製造成本，是否能夠反映其真正價值貢獻？
此些問題，仍有待聯邦地院解答。