最近小弟撰寫答辯稿遇到一些問題,這些問題主要來自跟主管核稿的一些認知差異,
為了避免落入單邊思維,想先請教版上先進,然後再考慮是否跟主管討論。
主管是比較重視細節的,所以對於格式及答辯順序比較多要求,以前我遇到都是比較
free style主管,所以有些細節自認沒有做到,但也想了解這些細節是屬於個人風格
,還是有其必要性。
舉例來說,
一. 進行併項的時候,假如claim 1的特徵ABCDEF, claim 2是B的進一步描述,
claim 3是E的進一步描述,主管認為併項後要 AB2CDE3F 這樣排列,而不能ABCDEF23,
而且文字還要修飾。 因為是併項,我傾向不要修飾文字以免改變範圍。
二. 關於新穎性102答辯,主管認為不能只找到特徵差異後就結束,還是要進一步描述
相對引證有進步性才行。我的認知是因為OA只提出新穎性核駁,那只要針對新穎性答辯
就好,未來審查委員還是有可能找其他引證核駁,現在答103好像多餘,也不能保證之後
審查委員不發102 103。
三. 關於103答辯,假設引證1,2核駁claim 1,引證3核駁claim 2,我在引證3與claim 2
之間找到差異性,所以我答辯時強調引證3沒有揭露claim 2,從此推論,claim 2克服103
,但主管認為這樣還是新穎性的答辯,這一點我有不太理解。
另外主管還強調需要說明功能性,而不能只是特徵差異而已。
因為我認為美國103的非顯而易見跟歐洲/中國的進步性(inventiveness)是不同的,
只要有非輕易可想到的特徵差異就可以符合103,而不一定要有功能性區別,
功能性是輔助答辯。
假如要同時有特徵差異與功能差異才能進行答辯103,那很多案子會無法進行。
我在前公司的經驗是很少拿功能性(因為拿不出來XD)差異來進行103答辯,
通常只答辯技術特徵差異還是有核准。功能性是否真的必要?
以上是小弟的一些問題,希望版上提供一些意見與討論,謝謝!
作者:
huangwm (心中明月當空無絲雲)
2019-10-26 10:40:00考慮到禁反言之後,就會點到為止了
1 併項我傾向不要加進去,避免改錯,當然形式上是你主管改法比較漂亮,但我認為降低錯誤率比較重要。2.美代不建議答新穎性順便答進步性,雖然可能會多收一次oa,可是可以減少禁反言風險。3. 是否一定要陳述功能沒有特別答案,尤其是審委有時候會拿「功能限制沒有寫入請求項」為由打回去,功效應該是輔助理由,主軸應該放在引證對本案區別技術特徵未提供教示建議。
作者: hensu (hensu) 2019-10-26 13:30:00
覺得美國案102的答辯就針對102回答...
作者: larksong ( larksong) 2019-10-26 18:45:00
近年接觸一些美國專利律師,多傾向講重點&多講可能多錯
電詢阿 跟審委口頭討論後如果審委同意 答辯就寫審委同意 論點什麼的都不用放 這樣最省市
電詢就寫審委同意會不會想太多了答辯功能很不必要,在台灣中國這樣寫就算了,美國案這樣答辯只是給自己找麻煩而已,以後專利範圍解讀被限縮怪不得人
作者:
Ymiao (勿忘初衷:p)
2019-10-28 21:18:00其實覺得還是看客戶要求,有些如果有限定打的次數,那往往會102/103一起打
作者:
concen (concen)
2019-12-12 21:15:00你主管是自學專利還是事務所來的?如果是自學,真的會有天馬行空的說法,邏輯思考對,但跟專利法的用語差很多。