※ 引述《madgame (靜)》之銘言：
推 piglauhk: KSR當道 現在TSM test不管用了 QAQ 05/14 20:08
推 forcomet: 也不能說TSM不管用 只是KSR開了一個方便之門給審查委員 05/15 13:51
→ forcomet: 但是如果審委太誇張 還是有機會從TSM的角度反駁 05/15 13:52
KSR 沒有否定 TSM，甚至還稱讚了 TSM 「極具洞見」
KSR 否定的是 Federal Circuit 過於嚴格地適用 TSM
如果 KSR 集中在這個觀點立論
或許將成為一錘定音的典範判決
可惜最高法院為了挽救自己的面子
硬是把從前判得很糟的案子寫進來
從“We begin by rejecting”開始，到“Finally, in Sakraida v. AG Pro, Inc.”
最高法院引了自己四個前案：
Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.
United States v. Adams
Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Co.
Sakraida v. AG Pro, Inc.
然後強調這些案子仍然拘束下級法院
其中，Adams 是 Graham 的 companion case，同天宣判
在那個沒有 TSM 的年代
法院仔細考慮了所有的 Graham factors
skeptism by others, unexpected results
甚至還給出「沒有動機結合」的論述
我認為它和 Graham 搭配起來，確是劃時代的判決，至今仍深具參考價值
（Graham 固然給出架構，但應用到該案事實時，論述有點粗糙）
至於其他三個案子，Great Atlantic 被 1952 年專利法的作者之一評論為
「我們本來不想訂 103 的，但這個案子實在太爛了
以至於我們認為有必要立法把它排除掉」
（what persuaded the Coordinating Committee to replace the case
law with a statutory provision was the Supreme Court’s opinion,
and Mr. Justice Douglas’ concurring opinion … we considered what
was said in the opinions to be typical of all that was wrong with
the patent law’s “invention” requirement）
此案提出協同意見書的 Justice Douglas
就是判出 Cuno Engineering v. Automatic Devices
要求發明要展現“flash of creative genius”才能被專利
從而留下許多罵名的法官
Black Rock 和 Sakraida 幾乎是完全複製 Great Atlantic 的論述
其中，是誰執筆 Black Rock 的意見書呢？
答對了，又是 Douglas 法官
這三個案子共同建立起所謂的 synergism test
要求「已知元件的組合，必須要有二加二大於四的效果，才能被專利」
（The conjunction … of known elements must contribute something;
only when the whole in some way exceeds the sum of its parts
is the accumulation of old devices patentable）
此理論自七零年代就被各方學者和下級法院不斷批判
Federal Circuit 設立以後更挑明了說「沒這回事」
二十多年過去已成定論
結果最高法院居然想藉由 KSR 的機會來矯枉過正，粉飾錯誤，借屍還魂
如果這麼有自信
大可直說「本院之前建立的 synergism test 是有效的，下級法院理應遵守」
結果 synergism 不敢提
就閃爍其詞，寫一些 if do no more than predictable results 的繞舌語言…
其實讀判決常常看到一些很好笑的事情
最高法院明明想說 unexpected results
但這是 Federal Circuit 的發明
他們就偏要換個字；
TSM 明明是八零年代 Federal Circuit 大量使用後才成為標準
最高法院提到 TSM，偏要引一個 1961 年的，說不上真正相關的案子
至於那些
「本院從 1851 年的 Hotchkiss 案到現在，所有判決都很一致，
103 之立法，不過是將本院的判決要旨明文入法」的自吹自擂
就更不必提了
總而言之
KSR 固然矯正了 Federal Circuit 的重大錯誤
但其中不少論述
實為歷史糾結，兩院鬥氣的產物
103 的處理在 2007 年後能漸趨穩定
我想還是與 Federal Circuit 的自我調整，以及 USPTO 的努力較為相關
至今，即使要說「a flexible TSM test」仍是唯一的判斷準則
其實並不誇張