【情報】專利共同發明人資格認定訴訟：University of Utah v. MIT、MPG et al.
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本案討論了兩項重要議題，包括（一）專利共同發明人資格之認定；
（二）美國聯邦地方法院如何裁量美國專利法285條（35 U.S.C. § 285）
合理律師費議題。其中要點可歸納如下：
1. 已公開發表之著作內容，若曾獲得專利發明人參考採用，
則作者必須在該著作公開發表之前，與發明人存在一定形式之合作，
並對專利發明提供相當程度之貢獻，方可主張共同發明人資格。
前述貢獻，無需是顯著或等值之貢獻，
至少對一個重要請求項之標的概念有所貢獻即可。
2. 專利法285條所述「例外案件」（exceptional cases）之認定，
乃依據個案事實背景情況，並無硬性裁量標準。
對此，地院僅需判斷，並簡單說明為何案件具（或不具）例外性，
無需詳細分析及解釋所有考慮因素；地院若提供合理解釋，
則上訴法院不會輕易推翻地院裁量結果。
一、本案簡介
2011年，美國猶他州州立大學（University of Utah）於麻薩諸塞州聯邦地方法院，
控告德國科研機構馬克思‧普朗克科學促進協會
（Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.，簡稱MPG）
、美國麻省理工學院（MIT）、
附屬於麻省理工學院的懷特海德生物醫學研究所
（Whitehead Institute for Biomedical Research）、
以及麻州一家生物製藥公司Alnylam Pharmaceuticals，
有關要求變更10項美國專利之發明人資訊
(7,056,704、7,078,196、8,329,463、8,362,231、
8,372,968、8,445,237、8,765,930、8,778,902、
8,796,016、8,853,384 )。
前述專利之主要發明人是MPG生物物理化學研究所研究員Thomas Tuschl博士
（統稱Tuschl專利）。
Tuschl專利發明，涉及分子生物學中之核糖核酸干擾
（RNA Interference，RNAi）現象。
原告主張，Tuschl專利申請日之前，
猶他州大學生物化學系教授Brenda Bass曾在國際科學期刊《細胞》
（Cell）中發表評論文章，討論Tuschl博士之研究，
並提供有關RNAi現象之一些假設；
Tuschl博士曾經參考Bass教授之評論文章，
並曾在瑞典烏普薩拉舉行之科學研討會議上，
與Bass教授就參與RNAi現象的小分子干擾核糖核酸（siRNA）技術來口頭交換意見，
最終透過實驗，確認其假設為真，並促成Tuschl專利發明，
而在專利申請審查過程中，亦將Bass評論文章引述為先前技術文獻。
因此，猶他州州立大學主張Bass教授應為Tuschl專利之真正發明人，
或至少為共同發明人。
二、專利共同發明人之認定要件
Bass教授在法院口頭取證過程中，提出了一些不利證詞，
包括Bass本人未曾參與任何Tuschl專利發明相關實驗，
以及未曾就其RNAi現象假設等進行實驗，
致使猶他州大學放棄主張Bass教授為專利真正發明人，
但仍繼續堅持其應為共同發明人，
主要證據即為（一）Tuschl曾經參考並使用Bass評論文章內容，
以及（二）兩人曾在科學研討會議上討論專利相關研究。
一審討論前述情形，是否足以建立共同發明人資格。
地院承審法官引述了美國聯邦巡迴上訴法院1992年
Kimberly-Clark Corp. v. Procter &
Gamble Distrib. Co. （973 F.2d 911）案判決，
其中就美國專利法116條（35 U.S.C. § 116）
之專利發明人資格規定，提出以下補充說明：
共同發明人必須存在一些共同行為要素，
諸如與其他發明人合作或共同接受指導；
共同發明人無需在相同時間或地點下，
與其他發明人進行實質合作，亦無需提供等值貢獻，
或對所有專利請求項概念皆有所貢獻；
反之，只要對專利當中至少一個具有相當重要性
（not insignificant）之請求項有所貢獻，
即可為共同發明人。
因此，承審法官在簡易判決中，得出下述事實結論，
認定Bass教授不可成為Tuschl專利之共同發明人：
學術論文一經發表並進入公共領域，則成為公開著作。
共同發明人資格，不得建立在已公開發表之學術著作內容上。
Bass欲成為Tuschl專利共同發明人，必須在Tuschl博士取得評論文章之後，
到文章公開發表之前，與Tuschl博士存在一些形式之合作，
例如雙方建立一溝通聯繫管道。
儘管Bass評論文章具有顯著貢獻，
而Tuschl專利發明亦建立於文章所述假設，
然實際上，直到文章公開發表之前，
兩人未曾就前述假設進行任何實質合作，
亦不存在任何溝通管道。
針對猶他州大學辯稱，Tuschl博士將尚未發表之Bass評論文章內容，
使用在個人研究，涉嫌違反保密協議，地院認為，即便屬實，
仍不足以建立共同發明人資格。
Tuschl 博士與 Bass教授在科學會議上之口頭討論內容，
並未顯著涉及Tuschl專利發明，對專利並無實質意義或貢獻，
故單純在學術會議上從事資訊交換或分享之行為，
不足建立共同發明人資格。
三、美專利法285條合理律師費
美專利法285條說明，法院可就「例外案件」（exceptional cases），
給與勝訴方合理律師費補償，並由敗訴方承擔前述費用。
被告MPG等聲請主張本案為285條所述「例外案件」，
並由原告承擔其約800萬美元律師費用。
地院駁回前述聲請，認為猶他州州立大學之訴訟立場、
動機、所主張事實及法律根據，並無不合理之處，
而該方因證據不足而導致敗訴結果，
並不等於本案殊異於其他一般專利案件。
被告提出上訴，主張地院未能考慮部分事實要素，
故未適當遵循美國聯邦最高法院2014年Octane Fitness,
LLC v. Icon Health & Fitness, Inc.（134 S. Ct. 1749）
一案判決所建立之裁量標準。上訴法院維持一審決定，
並重申有關專利法285條「例外案件」之認定方式如下：
最高法院僅就285條「例外案件」之認定，提出一些參考建議，
並未說明任何硬性裁量方法或標準，
故不存在MPG所聲稱的Octane Fitness裁量標準。
地院承審法官主要依據個案事實背景情況，
來進行判斷，當中僅需簡單說明案件為何具（或不具）例外性，
亦即敗訴方之訴訟立場為何存在（或不存在）超乎尋常之處
（stands out from others with respect to the substantive
strength of a party’s litigating position），
而無需書面解釋分析所有考慮因素；
最高法院強調，地院在285條議題上擁有裁量權，
而承審法官最能夠瞭解個案事實情況以及兩造訴訟立場，
故為案件是否具「例外性」問題之最適當裁決人。
因此，倘若地院就其認定結果提出充分合理解釋，
上訴法院不會隨意推翻其決定。
四、評析
本案中，共同發明人資格之認定，
實際上是合理的。
假使專利發明人曾經參考其他已公開著作，
或在學術會議上與其他學者口頭分享其相關研究，
就必須將該作者或交談對象列為共同發明人，
此一情形勢將阻礙同行評審等學術交流活動，
是故訂立一適當門檻，有其必要性。
受到2014年最高法院判決顯著放寬認定標準之影響，
至今，絕大多數專利訴訟案件，皆會主張285條合理律師費，
幾乎已成為慣例，而獲得合理律師費案件之數量，
自2014年後亦有所增加。對此，地方法院已經獲得相當大之裁量權，
而上訴法院亦表明了一審判決結果，很難透過上訴來推翻。
然而，原告因舉證薄弱而導致敗訴，並不等於案件具有例外性，
主要考量在於敗訴方之訴訟動機、事由及論點主張是否合理、
是否在缺乏充分事實根據下輕率發起訴訟、
或者興訟動機是否帶有惡意騷擾性質等。
例如在2013年Intellect Wireless,
Inc. v. HTC Corp.（2012-1658）一案判決中，
兩項系爭專利發明人在專利審查過程中蓄意欺騙美國專利商標局，
此一重大不當行為，致使宏達電成功主張合理律師費。