[情報] 2017年美國專利訴訟五大代表案件
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2017年對美國最高法院和聯邦巡迴法庭而言，又是忙碌的一年，忙於重塑專利法精神及作
出重大的專利判決，關於對管轄法院判決地規則(venue rules)、專利權耗盡原則
(patent exhaustion)、及第三方專利複審修正案 (in inter partes reviews)。以下是
回顧2017年最重要的裁決。
一、TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Group LLC
TC Heartland被視為2017年度第一個最重要的專利裁決，因為它改變了30年的專利法，同
時改變了專利訴訟地點的選擇策略。這個判決迫使專利原告(尤其是NPEs或PAEs)迅速重新
考慮他們的提告策略，以便在適當的法院提起訴訟，並根據新規則將既有的案件移運到別
處，不必再承擔案件轉移的風險。
最高法院於2017年五月份TC Heartland重大判決震撼了專利世界，推翻了過去幾十年的關
於專利侵權之提起訴訟地(Venue)的先例，這一變化迅速重塑了專利訴訟地圖。高院拒絕
了聯邦巡迴法院的規定，也就是過去允許專利訴訟在被告銷售的任何地方有效地進行，這
導致了大量案件集中在德州東區等對原告有利的審判地。
相反，高院認為，訴訟只能在被告成立公司或擁有固定營業地點之管轄法院提出。幾乎在
一夜之間，使得德州的訴訟數量急劇下降，而轉向Delaware州和加州的法院的申請案件出
現明顯的上升趨勢。
雖然，最高法院的裁決確立了重要的引導，但法院一直在處理一些尚未解決的問題。在
2017年9月份In re：Cray Inc.案件中，聯邦巡迴法院澄清了什麼是構成常規和既定的營
業場所，這可能會進一步限制可以提起專利訴訟的審判地。
接著，上訴法院也在11月份裁定，TC Heartland的決定改變了法律，這可以使被告轉移案
件更容易。今後法庭將繼續關注審判地問題。
二、In re: Aqua Products Inc.
專利法的另一個重大判決是在今年10月份，聯邦巡迴法院的聯席審理(en banc)根據AIA對
專利請求項修正的審視，這是自2012年以來對專利權人的主要訴訟案件。
法院在一份長達148頁的裁決中對法官進行了嚴厲的分析，結論認為，請願人
(petitioner)對專利的有效性提出質疑，其舉證責任在於表明提出的修改是不可授予專利
的(unpatentable)、終止PTAB(專利審判和上訴委員會)的專利權人的負擔顯示其修正案的
做法是可以授予專利的。
根據舊規則，PTAB僅批准少量修改專利的動議，所以新標準將導致專利權人更頻繁地增修
專利請求項，依據AIA審查之下，希望最終獲得有效的請求項程序。
在知識產權受到侵犯的情況下，這種做法有利於專利權人。但這將鼓勵專利權人對某些權
利要求進行修改，然而對請願者(petitioners)將會增加更多困難。
改變舉證責任似乎只是一個小小的改變，但它可以從根本上改變AIA的審查程序。
從2017年開始，AIA相關修正很可能將成為正常的過程。
三、Impression Products Inc. v. Lexmark International Inc.
Lexmark案件是高院在5月份的裁決，推翻過去的專利法判例，使得專利權人不能限制專利
物品在出售後之使用，一旦產品在世界任何地方銷售，都將失去其專利權。許多行業包括
醫療設備和印表機墨水匣之製造商，依據聯邦巡迴法院以前的專利法規定，僅允許單次使
用限制，並且只允許在美國銷售專利權。
因此，這裁決將影響正常運營公司是有利的，他們現在必須重新調整如何進行全球銷售產
品的策略，可能包括將產品出租給消費者，而不是出售給消費者，以保留專利權，這一策
略多年來一直用於軟體等產品的版權使用。對消費者和企業購買或轉售產品是有利的，在
購買受專利保護的二級市場上的產品時，購買者有更多的自由度和確定性，不會成為專利
訴訟的目標。
其實，這裁決對於專利權人來說是非常不利的。他們現在必須重新制定商業策略，以避開
判決的影響，甚至影響未來是否尋求走侵權訴訟的考量。
然而，Lexmark案例的解決方案，仍須幾年的時間來建立被測試的機制。
四、SCA Hygiene Products AB et al. v. First Quality Baby Products LLC
SCA Hygiene案例是最高法院的另一個專利法判例，於今年3月份法官裁定，在許多專利案
件，對於懈怠原則(Laches bars suits)將不再是辯護的重點。
最高法院認為，由於專利法(Patent Act)允許專利權人在提起訴訟之前六年內追回損害賠
償，所以在此期限內訴訟不能成為辯護。這一判決有效地消除了專利權人長期拖延提起訴
訟的懲罰。在某些情況下，這種情況可能允許專利權人等待被告銷售增加的權利，以及被
告在起訴之前轉換成為重大訴訟的費用。
這判定將被專利權人所接受，其訴訟策略不再需要擔憂受到等待時間太長而不能被起訴的
限制。同時，專利權人可發出禁售信(cease and desist letter)且不必擔心是否因懈怠
原則(laches)而反成為被告。
五、Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA Inc.
Helsinn Healthcare案例，聯邦巡迴法院在5月份裁定的判決，針對創新發明尚未被公開
披露而銷售，可能使專利申請處於危險之中，因新穎性規定可能會使專利無效。
該Helsinn Healthcare案判決解釋2011年AIA的轉售條款(on-sale bar)，其中認為發明產
品銷售超過一年的專利申請被視為專利無效的現有技術。法院表示，如果出售是公開的，
即使發明的細節是保密的，也會觸犯法律規定。
如果公司的產品公開銷售，下單給製造商生產但沒有透露有關發明的資訊，以避免轉售條
款(on-sale bar)的衝突。這將可能令運營的公司很困擾，甚至可能有一大批專利可能會
被拋售。結果就是，強調需要對銷售的每一個方面保密，包括銷售的事實和銷售的細節。
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